INTRODUCCIÓN
Blockchain se está volviendo central más que nunca para las carteras de patentes de FinTech, pero es más difícil obtener protección en blockchain que en la mayoría de las otras tecnologías. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en Alice contra CLS Bank (2014) reforzaron los límites sobre qué materia es elegible para la protección de patente según 35. USC §101. Las tecnologías actuales basadas en software no siempre pasan la prueba de varias partes de Alice para excluir las “ideas abstractas” de la patentabilidad. Las empresas que desarrollan tecnología blockchain a menudo se enfrentan a preguntas sobre si sus invenciones principales pueden protegerse. Este artículo explica nuestro enfoque para responder estas preguntas.
La buena noticia es que las solicitudes de patentes de blockchain bien redactadas pueden aprobarse, y de hecho lo hacen, en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). En los últimos diez años, se han presentado casi 14.000 solicitudes de patentes basadas en blockchain y se han emitido casi 10.000 patentes basadas en blockchain.
Comenzaremos con una “inmersión profunda” en el Alice-Mayo prueba descrita en la Guía de elegibilidad de la materia de patente revisada de 2019 de la USPTO, ya que se aplica a las reclamaciones de blockchain. En la Sección II analizamos el panorama actual de patentes de blockchain para identificar tendencias en la presentación y emisión de patentes de blockchain. Finalmente, en la Sección III brindamos algunos consejos prácticos para redactar solicitudes de patentes que probablemente generen una protección sólida e impulsen el valor de una empresa FinTech que desarrolle tecnología blockchain.
I. PRUEBA ALICE-MAYO DE ELEGIBILIDAD DE PATENTE
Alicia hizo que las ideas abstractas implementadas en una computadora genérica no fueran elegibles para patentes y creó obstáculos para obtener protección de patentes en software de computadora como blockchain. A raíz de la decisión, la USPTO emitió varios documentos de orientación para el examen, incluida la Guía de elegibilidad de la materia de patente revisada de 2019 (“Guía”). La Guía proporciona aclaraciones sobre la elegibilidad para patentes de ciertos grupos de ideas abstractas, como “conceptos matemáticos”, “ciertos métodos de organización de la actividad humana” y “procesos mentales”. Estos son ejemplos de categorías excluidas de la patentabilidad por los tribunales y se conocen como “excepciones judiciales” a la patentabilidad. La Guía esbozó el Alice-Mayo prueba (basada en la decisión de la Corte Suprema en Alicia y los relacionados Mayo Collaborative Services contra Prometheus Laboratories, Inc.) que incluía una investigación doble para determinar si un reclamo está “dirigido a” una excepción judicial.
El primer paso del Alice-Mayo La prueba (Paso 1) del análisis de elegibilidad de una patente es una investigación sobre si la reivindicación de la solicitud de patente está dirigida a un proceso, máquina, fabricación o composición de materia. Si la respuesta es no, la reclamación se considera no elegible para patente. Si la respuesta es afirmativa, entonces la prueba pasa al segundo paso (Paso 2) de elegibilidad de la patente.
El paso 2 incluye dos subpasos, el paso 2A y el paso 2B. El paso 2A es una investigación sobre si la reivindicación está dirigida a una de las excepciones judiciales no elegibles para patentes (en el caso de invenciones de software, una “idea abstracta”). Si el reclamo es no dirigida a una idea abstracta, la reivindicación califica como materia elegible para patente. Sin embargo, el simple hecho de estar “dirigido a” una idea abstracta no significa que su elegibilidad esté condenada. En cambio, el Paso 2B es una investigación sobre si la reclamación enumera elementos adicionales que equivalen a “significativamente más” que la idea abstracta. En otras palabras, el paso 2B es una investigación sobre si la reivindicación prevé un concepto inventivo añadiendo limitaciones más allá de una idea abstracta que no es bien entendida, rutinaria o convencional. Si la reivindicación enumera elementos adicionales que suman mucho más que la idea abstracta, entonces la reivindicación califica como elegible para patente.
La principal aclaración proporcionada por la Guía es establecer un análisis doble en el paso 2A. La punta 1 pregunta si el reclamo recita una “idea abstracta”. El punto 2 es una pregunta sobre si la afirmación enumera elementos adicionales que integran la idea abstracta en una aplicación práctica. El fundamento detrás del punto 2 es determinar si la afirmación aplica, se basa o utiliza la idea abstracta de una manera que impone una limitación significativa a la idea abstracta, de modo que la afirmación sea más que un esfuerzo de redacción diseñado para monopolizar la idea abstracta. . Cabe señalar que según el Alice-Mayo prueba, «recitar» una idea abstracta es diferente de estar “dirigido a” una idea abstracta. Una afirmación que recita una idea abstracta simplemente incluye una idea abstracta. Pero para estar “dirigido a” una idea abstracta, la afirmación debe fallar tanto en el paso 1 como en el paso 2 del paso 2A.
Determinar si la reivindicación enumera elementos adicionales que integran la idea abstracta en una aplicación práctica según el punto 2 implica (a) identificar si la reivindicación incluye elementos adicionales que citan elementos más allá de la idea abstracta, y (b) evaluar los elementos adicionales tanto individual como colectivamente para determinar si integran la excepción en una aplicación práctica, o si utilizan la idea abstracta de una manera que impone un límite significativo a la idea abstracta, de modo que la reclamación sea más que un esfuerzo de redacción diseñado para monopolizar la idea abstracta.
II. ANÁLISIS DEL PANORAMA DE PATENTES BLOCKCHAIN
Se presentaron y publicaron en la USPTO 13.854 solicitudes de patente sobre tecnología blockchain entre enero de 2013 y octubre de 2023. Durante este tiempo, se otorgaron 9.442 patentes blockchain.
En el período comprendido entre 2015 y 2019, hubo un aumento tanto en el número de solicitudes de patentes de blockchain presentadas como en el número de patentes de blockchain emitidas. Al primer período le siguió un segundo período entre 2019 y 2022, en el que el número de solicitudes presentadas se estancó mientras que el número de patentes emitidas disminuyó. Alrededor de 1160 solicitudes presentadas fueron abandonadas durante el segundo período, y 560 de las 1160 solicitudes abandonadas enfrentaron rechazos basados en el artículo 101 por parte de la USPTO (como se muestra en la FIG. 2).
En términos de solicitantes de patentes, Advanced New Technologies ha obtenido el mayor número de patentes de blockchain en los EE. UU. (1311 patentes), seguida de IBM (790 patentes), Bank of America (198 patentes) y Ant Group Co. Ltd.[1]/ (188 patentes), Mastercard Inc. (137 patentes) y One Trust LLC (123 patentes).
Los tres principales titulares de patentes de blockchain en EE. UU. son Advanced New Technologies, IBM y Bank of America. Para las solicitudes de patente presentadas entre 2016 y 2019, IBM recibió el mayor número de patentes de blockchain. La cantidad de patentes de blockchain emitidas para nuevas tecnologías avanzadas basadas en solicitudes presentadas desde 2017 ha superado a IBM.
Es probable que las solicitudes de patentes de blockchain presentadas desde 2021 todavía estén siendo procesadas ante la USPTO y, por lo tanto, muchas de estas solicitudes aún no se han emitido.
III. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE APLICACIONES BLOCKCHAIN
Aunque el Alice-Mayo Aunque la prueba inicialmente declaró que muchas invenciones relacionadas con el software no eran patentables, las perspectivas de patentabilidad de las solicitudes de patentes blockchain han mejorado en los últimos años. En la última década, se han emitido cerca de 10.000 patentes relacionadas con blockchain. Sin embargo, aconsejamos a los solicitantes que buscan protección para su tecnología blockchain que las reivindicaciones y especificaciones de sus solicitudes de patente se redacten con la Alice-Mayo prueba en mente.
Consejo 1: Resuelva 101 problemas con el examinador.
La primera conclusión clave de nuestros hallazgos es que a los solicitantes les conviene resolver un Alicia/§101 rechazo ante el examinador de patentes en lugar de apelar ante la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes (PTAB). Identificamos un total de 38 solicitudes de patentes relacionadas con blockchain en las que un solicitante apeló el rechazo de un examinador §101. La búsqueda resultó en 38 apelaciones. En sólo cuatro de las 38 apelaciones, la PTAB revocó el rechazo del §101 del examinador; dicho de otra manera, el PTAB confirmó el rechazo del §101 del examinador aproximadamente el 90% de las veces. En tres de las cuatro revocaciones, la PTAB emitió nuevos terrenos para un rechazo §101. Como resultado, sólo una de las 38 apelaciones logró superar un rechazo del artículo 101 en la PTAB: una tasa de fracaso del 97,3%. Observamos que de las 37 apelaciones que no lograron superar el rechazo del artículo 101, 5 solicitudes fueron admitidas posteriormente con base en modificaciones de reclamaciones ante el examinador. Está claro que una estrategia de trabajar con el examinador para resolver un Alicia/§101 es mucho más probable que el rechazo de una solicitud de patente blockchain dé lugar a la emisión de una patente.
Consejo 2: No admita que un reclamo de blockchain esté «dirigido a» una idea abstracta.
La segunda conclusión clave es que las solicitudes deben redactarse teniendo en cuenta el paso 2 del paso 2A porque es muy poco probable que las reclamaciones de blockchain se consideren patentables en el paso 1 del paso 2A (es decir, que se determine que no “recitar” una idea abstracta). De las 38 apelaciones que analizamos, se encontró que la reclamación recitaba una idea abstracta (por ejemplo, métodos de organización de la actividad humana, como actividades comerciales que se pueden realizar en la mente) en todos los casos. Dentro del análisis de la vertiente 2, la PTAB generalmente plantea dos preguntas separadas: 1) ¿La afirmación incluye elementos adicionales además de la idea abstracta? 2) ¿Los elementos adicionales integran la idea abstracta a una aplicación práctica? Si la PTAB determina que no hay elementos adicionales además de la idea abstracta, la reclamación normalmente se considerará inelegible según la Alice-Mayo prueba.
Para garantizar que la reivindicación mencione elementos adicionales con el significado del punto 2 del paso 2A, se recomienda encarecidamente a los solicitantes de patentes que incluyan detalles sustanciales sobre las operaciones técnicas de su invención en las reivindicaciones. Si bien esto puede hacer que las afirmaciones sean más largas y potencialmente más limitadas en su alcance, probablemente mejorará las posibilidades de superar la primera pregunta bajo el análisis de la vertiente 2. Este consejo está respaldado por las cinco apelaciones (de las 38 apelaciones mencionadas anteriormente) en las que la PTAB confirmó el rechazo 101 de un examinador, pero las solicitudes correspondientes se emitieron posteriormente con base en las modificaciones de la reclamación realizadas por el solicitante. En estos cinco casos, la extensión promedio de las reivindicaciones consideradas no elegibles por la PTAB fue de 150 palabras, mientras que la extensión promedio de las reivindicaciones finalmente permitidas fue de 319 palabras.[2]/
Consejo 3: integre los conceptos de blockchain en una aplicación práctica.
Finalmente, los solicitantes deben asegurarse de que los elementos técnicos adicionales integren la idea abstracta a una aplicación práctica. La PTAB ha considerado que las mejoras en la tecnología, más que las mejoras en la idea abstracta, constituyen la integración de una idea abstracta en una aplicación práctica. Por ejemplo, PTAB ha considerado que una idea abstracta novedosa implementada en una computadora genérica sigue siendo una idea abstracta.[3] Los solicitantes deben considerar implementar funcionalidades en sus reclamos que no puedo ser llevado a cabo por la mente humana incluso si hipotéticamente se le da una cantidad de tiempo sustancial.[4] En los reclamos de blockchain, esto puede incluir agregar limitaciones de reclamos que se relacionen con conceptos técnicos como el hash o la verificación de firmas digitales que son imposibles de lograr para una mente humana.
CONCLUSIÓN
Los datos muestran que las invenciones de blockchain constituyen una parte considerable de las carteras de patentes de tecnología, y una solicitud de patente relacionada con la tecnología blockchain puede posicionarse para tener éxito en la oficina de patentes siguiendo nuestro enfoque descrito anteriormente. En Mintz estamos listos para ayudar a su empresa a evaluar la mejor estrategia de propiedad intelectual para sus invenciones blockchain.
En coautoría con Siddharth Bhardwaj, asociado de verano 2024.
[1]/ Ant Group Co. Ltd es una filial de Advanced New Technologies.
[2]/ En un artículo futuro, analizaremos las apelaciones ante la PTAB: una en la que la PTAB revocó el rechazo del artículo 101 de un examinador de patentes y la otra en la que el PTAB confirmó el rechazo del artículo 101 del examinador de patentes, pero las reclamaciones rechazadas se permitieron posteriormente después de la enmienda de la reivindicación.
[3] Ver pág. 11, Decisión de apelación del 4 de noviembre de 2021 de la solicitud ‘0030 (citando Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp., 839 F.3d 1138, 1151 (Fed. Cir. 2016))
[4] Ver pág. 18, Decisión de apelación de fecha 19 de agosto de 2020, de la solicitud estadounidense n.° 14/719,030.
